Busca de anterioridade: uma das medidas mais importantes para quem pensa em registrar uma marca

No Período de Janeiro a Novembro de 2019 foram protocolados 227.404 mil pedidos de registro de marcas, sendo que no mesmo período, 79.296 mil pedidos foram indeferidos.

Estas estatísticas mostram que a cada ano uma parcela significativa de pedidos de registro de marca é negada pelo INPI.

Mas o que levaria o INPI a negar tantos pedidos de registro?

Além do não preenchimento de condições formais, muitas marcas são indeferidas no exame substantivo por não observarem requisitos mínimos estabelecidos nas normas e diretrizes internas do INPI, como a disponibilidade e distintividade do sinal.

Contudo, muitos desses indeferimentos poderiam ser evitados caso o depósito da marca fosse precedido de uma pesquisa criteriosa.

A pesquisa é realizada por meio da ferramenta de busca presente na página do INPI, a qual irá exibir todo o histórico processual relativo às marcas em trâmite, concedidas ou arquivadas, indicando depósitos, oposições, indeferimentos, e demais atos processuais publicados na RPI – Revista da Propriedade Industrial.

Cabe ao interessado interpretar todas as informações constantes no site e concluir se a marca pretendida se encontra livre para registro ou não.

Na prática, é necessário prestar atenção a dois aspectos em uma busca de anterioridade: a disponibilidade do sinal, bem como a sua distintividade.

Quanto ao primeiro, trata-se de averiguar se o sinal se encontra livre para registro, ou seja, se não existe no INPI registro ou depósito prévio de sinal ou expressão semelhante em classe idêntica ou afim.

Ou seja, não basta constatar que a marca se encontra livre apenas na sua respectiva classe de produto ou serviço, é necessário investigar se esta se encontra disponível também em outras classes relacionadas a atividades que guardam algum grau de afinidade mercadológica.

Quanto à distintividade do sinal, cabe avaliar se este é capaz de se distinguir de outras marcas já existentes no mercado e de se diferenciar do produto ou serviço a que ele se refere.

Primeiramente, o sinal não pode se enquadrar nas proibições do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial, principalmente naquelas mencionadas em seu inciso VI, já que estas são umas das causas mais comuns de indeferimento no INPI.

Tal inciso elenca várias hipóteses de sinais não registráveis como marca, como os sinais de caráter genérico, comum, vulgar ou descritivo.

A própria lei não conceitua estas hipóteses, de forma que o seu sentido acaba por ser precisado na doutrina e jurisprudência, bem como nas próprias diretrizes do INPI.

Tais diretrizes estabelecem também critérios que podem ser utilizados para avaliar o grau de semelhança entre marcas, as quais poderão ser confrontadas em relação aos seguintes aspectos: a) aspecto gráfico: formas geométricas, imagens; b) aspecto fonético: entonação das palavras e ritmo das frases, e c) aspecto ideológico: a idéia ou conceito que aquela marca transmite.

Embora tais distinções requeiram um conhecimento mais aprofundado do assunto, é possível evitar um grande número aborrecimentos caso se observe a seguinte regra: quanto mais próximo for um sinal do produto ou serviço explorado, menor será a sua originalidade, e assim, menor será o seu grau de proteção.

Com isso, é importante evitar em primeiro lugar o emprego de palavras que apenas descrevam o produto ou serviço, como seria o caso de “sapato”, para sapatos, ou “consultório”, para um consultório, uma vez que marcas deste tipo são sempre indeferidas quando apresentadas na forma isolada, ou seja, quando não são associadas a outro vocábulo ou figura de maior originalidade.

Outro cuidado importante a se tomar é o de evitar a escolha de termos vulgarizados ou que sugiram propriedades e qualidades muito evidentes em relação ao produto ou serviço, mesmo que de maneira indireta, como se verificaria na marca “multishoes”, para sapatos.

Dependendo da análise do INPI, marcas como a do exemplo acima até poderão ser concedidas, contudo, como o seu grau de originalidade é baixo, o seu titular terá que se submeter ao ônus da convivência com diversas marcas concorrentes – circunstância longe da ideal.

Em suma, quanto mais previsíveis forem as ideias associadas a uma marca, maior é a probabilidade de que terceiros já tenham explorado conceitos muito semelhantes ou idênticos associados a marcas próprias, o que se refletirá numa maior probabilidade de que a pesquisa de anterioridade revele uma quantidade maior de registros e depósitos de marcas semelhantes, exigindo uma análise mais detalhada das informações.

Portanto, é preciso ter em mente que a elaboração de uma marca requer um considerável esforço criativo, mas uma vez vencida esta etapa, tudo o mais sucede com maior simplicidade.

Conclui-se assim que a busca de anterioridade é uma ferramenta extremamente útil no processo de registro de marca, pois ela torna possível estimar com razoável precisão a viabilidade de um registro e até mesmo prever possíveis conflitos na esfera administrativa e judicial, contudo, ela dependerá em grande medida do grau de originalidade do sinal, motivo pelo qual é interessante que os critérios que a norteiam também sejam aplicados no momento da criação da marca.

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